米其林必比登去年有首間剉冰店入選，這間店熬料的手藝深受不少消費者喜愛，而這間店其實有三間，分別為老店金華店、以及由三哥、三嫂經營並獲選2023必比登的國華店，還有安平店，而金華店由創辦人女兒接手之後，重新申請新行號，也用原本店名另外申請兩個類別的商標經營，舅媽得知後認為被欺騙，提告侵權商標，民事駁回告訴、刑事官司還在打，親戚為了商標問題如今對簿公堂。
湯圓、粉條、蜜芋頭，各式各樣剉冰配料，客人點餐都來上一些，台南這間，八寶彬圓仔惠國華店，去年獲選必比登推薦，拿下首間剉冰店入選的殊榮，但卻因為商標糾紛，親戚之間鬧上法院，國華店業者張秀美說：「說他們要改店名，然後又叫我蓋章，她蓋的章是要申請，另外兩類網路商標的章，所以我們才覺得被騙了。」
台南這間冰店，總共有三間，其中除了老店金華店，還有由三哥、三嫂經營，去年榮登必比登的國華店，以及安平店。不過金華店這間，創辦人女兒接手後，重新申請新行號之外，也用原本店名，另外申請兩個類別的商標經營，舅媽知道後，認為商標遭受侵害提告，民事遭駁回，刑事官司還在打。
不過金華店負責人，也有話說，金華店負責人黃筠堤(聲源)說：「也有給她看商標並存同意書，妳不懂商標並存同意書的意思，妳為什麼要蓋章，法官那時候會駁回他們的請求，就是因為法官認為她不是不識字，我也有跟她解釋，也是她自己蓋章的，我們這邊是不會再提出告訴。」國華店業者張秀美說：「尊重司法判決，家醜不可外揚。」獲選必比登肯定的剉冰店，因為商標糾紛，親戚間鬧的難看，對簿公堂。
新聞來源：華視新聞
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金華老店外觀。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕米其林必比登去年入選首間剉冰店、台南「八寶彬圓仔惠」，該店共有3間，分別是綽號「圓仔惠」呂宸慧創辦的老店金華店，以及給三嫂經營的國華店、安平店。呂的女兒接手金華店後，三舅媽卻告外甥女商標侵權，刑事官司還在進行，民事已駁回舅媽告訴。
「八寶彬圓仔惠」取自呂宸慧的前夫「黃國彬」加上自己的綽號，保安店是呂宸慧及黃國彬一同創立，當時生意很好，但夫妻離婚後把保安店給三嫂經營，因房東不願續租，才遷移至國華街上並改為國華店。
呂宸慧離婚後過得不好，還好有三哥、三嫂接應，但一邊顧店要一邊照顧女兒，也很辛苦，所幸女兒長大後願意回來接金華路的老店，2018年時，呂的女兒以民俗魔法故事的諧音「撒豆成冰」，設立行號登記，同時以「八寶彬圓仔惠」申請另外兩個類別的商標經營金華店，並取得三舅媽的「商標並存同意書」，這兩類商標才能獲准。
但事後三舅媽不滿，在刑事、民事提告侵犯商標權，禁止創始人「圓仔惠」的女兒繼續使用商標，並指責呂的女兒搭便車。
民事部分，法官認為國華店的三舅媽未能提出實際證據，證明消費者有把商標混淆誤認而遭侵害，呂的女兒在金華店是合法使用商標，駁回國華店告訴，至於刑事告訴本月將宣判。
對於判決結果，國華店的三舅媽說，他們不懂商標法，外甥女懂法律、申請新商標，也不想親戚間鬧這麼難看；而老店金華店呂宸惠的女兒不願回應，僅表達要感謝舅媽以前的照顧，不會提出訴訟，呂宸惠則說，商標當初就說要給他們，沒有想要回來的念頭，她只要可以繼續經營金華店。
2024/03/09 05:30
〔記者王捷／台南報導〕米其林必比登去年有首間剉冰店入選，是台南的「八寶彬圓仔惠」，然而該店共有三間，分別是綽號「圓仔惠」的呂宸惠創辦的老店金華店，及廿多年前給三哥、三嫂經營並在去年獲選必比登的國華店，還有三嫂開的安平店，但呂宸惠女兒接手金華店後，重新申請新行號，三舅媽為此控告外甥女侵權商標，刑事官司還在打，民事駁回舅媽告訴。
「八寶彬圓仔惠」創辦人將商標給兄嫂登記
台語俗諺「第一賣冰、第二做醫生」形容賺錢行業，但呂宸惠並不順遂，她大約在一九九○年代跟父親在台南友愛市場賣冰，婚後還抱著女兒在冰店幫忙，直到女兒上幼稚園後才決定創業。廿多年前呂宸惠替前夫當保人，擔心影響商譽，把當時的保安店（後搬遷至國華店）給三哥三嫂經營登記，才有了國華店。
網路流傳，老闆娘的圓仔好吃、老闆拿手八寶冰，店名才取「八寶彬圓仔惠」，其實是呂宸惠小時候臉圓被暱稱「圓仔惠」，前夫名字有「彬」而命名，實際上前夫幾乎不在店裡，呂宸惠離婚後一邊顧店還要一邊照顧女兒，幸有三哥、三嫂接應。
女兒接手老店 另外申請商標引發舅媽不滿
呂宸惠的女兒長大後接手金華路老店，二○一八年以民俗故事諧音的「撒豆成冰」申請「新行號」登記，仍以「八寶彬圓仔惠」繼續在老店賣冰，並以「八寶彬圓仔惠」另外申請兩個類別的商標經營金華店。呂的女兒說，這是取得三舅媽的「商標並存同意書」後，這兩類商標才能獲准，但此舉讓三舅媽不滿，在刑事、民事提告侵犯商標權，指責其搭便車。
法官認為國華店未提出受侵害實證 駁回告訴
在民事部分，法官認為國華店未能提出實證消費者會混淆誤認商標而遭受侵害，金華店是合法使用商標，駁回告訴；至於刑事將在本月宣判。
對於民事結果，三舅媽說，要不是外甥女申請新商標，也不想在親戚間鬧得這麼難看。呂宸惠女兒則感謝舅媽以前照顧，不會提出訴訟；呂宸惠說，商標當初就說要給他們，她只要繼續經營金華店，沒有想要回來的念頭。
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智慧財產及商業法院 112 年度民商訴字第 14 號民事判決
- 原始資料來源：司法院法令判解系統
- 裁判日期：113 年 02 月 27 日
- 裁判案由：排除侵害商標權行為
案由
智慧財產及商業法院民事判決 112年度民商訴字第14號 原 告 張秀美 訴訟代理人 陳乃慈律師（兼送達代收人） 被 告 黃筠堤 訴訟代理人 鐘育儒律師 複 代理 人 江立偉律師 上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，本院於民國113年1月30日言詞辯論終結，判決如下：
主文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。
理由
壹、程序方面： 按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產案件審理法第75條第1項前段定有明文。本件係智慧財產案件審理法修正施行前即111年12月12日繫屬於本院，此有民事起訴狀上本院收狀章在卷為佐（見本院卷第13頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。 貳、實體方面： 一、原告主張： ㈠原告於91年間自被告之母呂宸惠（原名呂雅惠）受讓取得「八寶彬圓仔惠」位於臺南市中西區國華街2段99號之冰店（下稱國華店），及附表一編號1所示註冊第00135127號「八寶彬圓仔惠及圖」商標（其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、專用期限、指定使用類別均如附表一編號1所示，下稱系爭商標），是其為系爭商標之商標權人，並經營以系爭商標設立之國華店迄今，該店已廣為相關消費者所知悉。原告原同意呂宸惠經營「八寶彬圓仔惠」位於臺南市中西區金華路4段71號1樓之冰店（下稱金華店），復於107年6月間基於親情因素授權被告無償使用系爭商標經營金華店，詎被告隨即於107年7月12日另外成立商號撒豆成冰剉冰店，卻未使用個人品牌，反基於搭便車之意，且有意使消費者誤認金華店為創始店，持續使用系爭商標宣傳、與外送平台合作販售商品如附表二所示，侵奪原告經營國華店之成果，致消費者對上開兩店產生混淆誤認，將源於金華店之消費經驗，在原告經營之國華店Google地圖評論或臉書網路平台予以負評，對原告造成聲譽及經營上損害，其中與外送平台合作販售商品部分亦逸脫授權使用系爭商標之範圍，原告自得隨時終止授權被告使用系爭商標，故於110年7月1日寄發存證信函向被告告知終止授權，被告自不得使用系爭商標於第43類服務。又被告雖有以如附表一所示編號2、3為商標圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局核准取得第01964799號、第01964941號註冊商標（其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、權利期限、指定使用類別分別如附表一編號2、3所示，下稱被告商標），然其所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖上開宣傳與外送平台合作販售商品之行為，業已跨類使用於第43類服務，構成商標法第68條第1款規定侵害商標權行為，爰依商標法第69條第1項規定，請求被告防止侵害。 ㈡並聲明： ⒈被告不得使用相同或近似於系爭商標之商標文字及圖於招牌、遮雨棚、紅布條、店面及店内裝潢、價目表、杯具、貴賓卡、員工制服、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該商標文字及圖於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。 ⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。 ⒊訴訟費用由被告負擔。 二、被告則以： ㈠金華店為呂宸惠所經營，被告僅係撒豆成冰剉冰店之名義負責人，並無實際經營金華店，原告將黃筠堤列為被告應有違誤，被告當事人不適格。實則呂宸惠為系爭商標之商標權人，於90年10月間將國華店之經營交予原告，於同年11月間設立金華店為經營，並同意原告使用系爭商標經營國華店，且兩間店鋪各自獨立經營；嗣呂宸惠因有債務問題，與原告約定由原告為出名人，呂宸惠為借名人並負有容許原告使用系爭商標經營國華店之義務，成立附負擔借名登記契約，於91年5月16日以原告名義登記為系爭商標之商標權人，且原告自90年起至107年間，未曾爭執呂宸惠非系爭商標之商標權人，或無權使用系爭商標，或收取授權金，期間更有轉發呂宸惠臉書貼文至八寶彬圓仔惠國華總店臉書粉絲專頁為廣告宣傳八寶彬圓仔惠（包含金華店），或明確向消費者表達國華店與金華店為不同老闆各自營業等語，益徵原告明知呂宸惠為系爭商標之真正商標權人，並與其共同協議使用系爭商標各自經營冰店。又縱認呂宸惠與原告間無借名登記契約，然呂宸惠將系爭商標移轉於原告之初，雙方即有約定各自使用系爭商標經營八寶彬圓仔惠冰店，成立系爭商標授權使用契約，呂宸惠迄今仍持續經營金華店，是呂宸惠使用系爭商標之目的自未消滅，原告亦不得類推適用民法第470條終止授權契約，況原告未舉證證明其有何合法終止事由。再者，呂宸惠先前欲擴大系爭商標保護範圍時，原告因自認非系爭商標權利人，不願承擔責任，故而於107年6月間出具商標並存註冊同意書與呂宸惠，呂宸惠則借被告之名義，以如附表一所示編號2、3為商標圖樣向智慧局申請商標註冊，經智慧局核准註冊為被告商標，迄今仍在商標專用期限内，是系爭商標與被告商標亦係合法並存，呂宸惠亦有權以如附表一所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖為經營金華店。原告雖提起確認商標並存註冊同意書無效之訴，但業經本院以110年度民商上字第11號判決駁回原告之上訴確定在案。另呂宸惠於107年7月間，為變更金華店原報稅義務人即原告，以被告名義為撒豆成冰剉冰店之商業登記負責人，僅係便利金華店稅務事務之進行，應與本件訴訟無關，更不得據此逕認金華店之實際負責人當然為被告。 ㈡並聲明： ⒈原告之訴駁回。 ⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。 ⒊訴訟費用由原告負擔。 三、本院整理並補充兩造不爭執事項及爭執事項（見本院卷第267頁至第268頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論述順序整理內容）： ㈠不爭執事項： ⒈呂宸惠於89年2月2日以如附表一編號1所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖向智慧局申請商標註冊，並指定使用於第42類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務（現為第43類），經智慧局核准註冊為系爭商標，並於90年1月16日為註冊公告。嗣於91年5月16日經呂宸惠移轉系爭商標與原告，系爭商標之商標專用期限至119年12月15日止。 ⒉被告於107年6月5日、同年月6日以如附表一編號2、3所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖向智慧局申請商標註冊，並分別指定使用於第29類「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」等商品、第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品，經智慧局分別核准註冊為被告商標。 ⒊被告以商號代表人身分設立撒豆成冰剉冰店，於107年7月12日經主管機關核准設立為獨資商號，商號所在地為○○市○○區○○路0段00號0樓。 ⒋原告於110年7月1日寄發存證信函與撒豆成冰剉冰店負責人即被告；被告以撒豆成冰剉冰店代表人身分於110年7月15日寄發存證信函與原告。 ㈡爭執事項： ⒈被告於本件訴訟是否有當事人適格之情事？ ⒉被告是否有違反商標法第68條第1款規定之行為？ ⒊原告依商標法第69條第1項規定，請求被告防止侵害，有無理由? 四、得心證之理由： ㈠按所謂「當事人適格」，係指具體訴訟可為當事人之資格，得受本案之判決而言。此種資格，稱為訴訟實施權或訴訟行為權。判斷當事人是否適格，應就該具體之訴訟，依當事人與特定訴訟標的之法律關係定之。一般而言，訴訟標的之主體通常為適格之當事人。雖非訴訟標的之主體，但就該訴訟標的之權利或法律關係有管理或處分權者，亦為適格之當事人。又在給付之訴，只須原告主張對被告有給付請求權者，其為原告之當事人適格即無欠缺（最高法院96年度台上字第1780號民事判決意旨同此見解）。次按獨資商號與其獨資經營者係屬一體，本身並無權利能力（最高法院43年台上字第601號、42年台抗字第12號民事裁判可資參考）。本件被告以商號代表人身分設立撒豆成冰剉冰店，於107年7月12日經主管機關核准設立為獨資商號之事實，為兩造所不爭執，並有商業登記資料1紙在卷可佐（見本院卷第45頁），揆諸前開說明，被告與撒豆成冰剉冰店即屬一體；又原告主張被告經營商號撒豆成冰剉冰店，持續使用原告商標宣傳、與外送平台合作販售商品如附表二所示，構成商標法第68條第1款規定侵害商標權之情形，依商標法第69條第1項規定，請求被告防止侵害等事實，是本件原告以其所認為義務者即被告提起本件訴訟，當事人適格即無欠缺，被告抗辯其僅係撒豆成冰剉冰店之名義負責人，原告以其為被告提起本件訴訟，當事人不適格云云，應屬原告之訴有無理由之問題，與當事人是否適格不同，故被告此部分抗辯，尚有誤會，並非可採。 ㈡被告所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖宣傳、與外送平台合作販售商品之行為，並未構成商標法第68條第1款規定而侵害原告商標權： ⒈查原告於91年5月16日經呂宸惠移轉系爭商標而為商標權人，於99年2月2日向智慧局申請延展註冊分類第43類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務且經核准在案，並使用系爭商標持續經營國華店迄今等事實，為兩造不爭執，並有系爭商標之商標單筆詳細報表、2022年米其林必比登美食餐廳網路截圖、網友票選臺南人最推薦消暑冰店之網路截圖等件在卷可查（見本院卷第35頁、第41頁、第43頁），應堪予認定。 ⒉被告雖辯稱：系爭商標係由其母呂宸惠借名登記予原告，呂宸惠始為系爭商標之實際所有人，故得有使用系爭商標之合法權利云云。然按借名登記契約，須出名者與借名者間有借名登記之意思表示合致，始能成立。然意思表示是否合致，所探求者為客觀上得認知之意思，法院應綜合締約過程顯現於外之事實，斟酌交易習慣，本於推理之作用，依誠信原則合理認定之。又主張有借名委任關係存在事實之當事人，於對造未自認下，固得以在經驗法則或論理法則上，足以推認該待證事實存在之間接事實為證，非以直接證明該待證事實為必要，然仍須就此利己事實證明至使法院就其存在達到確信之程度，方可謂已盡其依民事訴訟法第277條前段規定之舉證行為責任。本件被告既主張其母呂宸惠與原告間就系爭商標成立借名登記之法律關係，既為原告所否認，被告自應就此部分利己事實負舉證之責。茲查： ⑴證人呂宸惠雖於本院審理時證稱：我於91年5、6月左右將系爭商標移轉予原告，當時因為幫前夫當連帶保證人，怕我的信用瑕疵影響保安店（國華店前店）、金華店營運，我就跟哥哥呂東南說要借用他的名字登記商標，呂東南說他沒有管冰店的事情，叫我找我嫂嫂就是原告，用原告名字登記等語（見本院卷第364頁至第365頁）；然又證稱：我知道被告取得原告蓋章之商標並存契約書後，就去申請被告商標。我並沒有想要原告他們返還系爭商標，因為我已經要給他們了，當初就說要給他們，我只要可以繼續經營金華店，沒有想要要回來的念頭等語（見本院卷第368頁），是證人呂宸惠就系爭商標是否存在借名登記法律關係或係單純移轉給原告名下，前後陳述已有不同。且證人呂宸惠於同次庭期亦證稱：被告是其女兒，在101年間成年，因為我的信用有瑕疵，107年間市政府要求金華店要申請工商登記，故由被告申請撒豆成冰剉冰店之工商登記，金華店是從被告申請開始才有商號等語（見本院卷第363頁、第368頁至第369頁），則倘證人呂宸惠係因信用瑕疵而將系爭商標借名登記於原告名下，何以於其女即被告於101年間成年時，未向原告要求將系爭商標移轉登記與被告名下，反而由兩造簽立商標並存契約書，始由被告向智慧局申請註冊被告商標？本院綜合前情，實無從僅以證人呂宸惠上開證述內容而為原告不利之認定。 ⑵再者，觀諸證人呂宸惠於移轉系爭商標與原告時所寫書信內容「哥、嫂：現在我很正式的把這張專利權（為商標權之誤載）的正本，請你們好好的保存它，它對我而言，其實只是一張廢紙，但對妳們的價值可就不一樣囉，就算你們並不重視它，也請你們好好保存它。這是我和書鈺唯一能報答你們的。」等語（見本院卷第37頁），其上全無借用呂東南或原告名義移轉登記商標權之意思，而表述係以報答兄嫂恩情之目的而移轉系爭商標與原告與呂東南，可徵證人呂宸惠於移轉系爭商標與原告時，並未與原告達成借名登記法律關係之意思表示合致甚明。此外，被告就其辯稱系爭商標係其母呂宸惠借用原告名義而為登記乙節並未提出其他證據以實其說，是此部分所辯，自非可採。 ⒊被告復辯稱：其僅係撒豆成冰剉冰店之名義負責人，並無實際經營金華店，呂宸惠始為實際經營者云云。然依前述不爭執事項，被告於107年6月5日、同年月6日以如附表一編號2、3所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖向智慧局申請商標註冊，並分別指定使用於第29類、第30類等商品，經智慧局分別核准註冊為被告商標；復以商號代表人身分設立撒豆成冰剉冰店，於107年7月12日經主管機關核准設立為獨資商號，商號所在地為臺南市中西區金華路4段71號1樓即金華店地址。又查，被告於110年7月間以撒豆成冰剉冰店代表人名義寄發存證信函與原告，並於該信函中提及其為被告商標之商標權人，係合法使用「八寶彬圓仔惠」商標，而無違法事由及債務不履行之情形等語，甚於原告向被告提起違反商標法之刑事案件中，於警詢時陳明其係有權使用「八寶彬圓仔惠」商標，且有經營金華店販售冰品等商品時使用上開商標等內容，此有被告寄發存證信函、臺灣臺南地方法院111年度智聲判字第2號刑事裁定影本等件在卷為憑（見本院卷第93頁至第97頁、第235頁至第247頁），足見被告應為撒豆成冰剉冰店之經營者，且經智慧局核准註冊為被告商標之商標權人，並持續於金華店有使用「八寶彬圓仔惠」商標圖樣等行為。再者，證人呂宸惠於本院審理時雖證稱：被告是八寶彬圓仔惠金華店之員工，純粹領薪水，沒有負責冰店之經營與管理等語（見本院卷第363頁），惟其亦證稱：被告除了受僱金華店外，沒有其他工作，被告於金華店店內主要工作是煮冰品的料，賣東西給客人，一般正常經營時間店內早、晚都是兩名員工。我主要負責廚房煮東西部分，還有整個店事務我都有處理。店內只有一本會計帳本，看當時店內員工是誰，就由誰紀錄。我們是免用統一發票，我不確定有沒有報稅，又現在成立撒豆成冰商號，且負責人是被告，這部分我就不確定是不是另外要報稅等語（見本院卷第370頁至第371頁），可知證人呂宸惠於金華店內除有煮料之工作內容外，其餘經營內容或項目均無法具體表明，甚而對於是否需要報稅、稅務處理方法等全然不知，且依其述，被告並非偶而臨時幫忙金華店內事務，而係長期固定於該店處理冰店最核心之販售商品、烹飪等情，益徵被告非僅為撒豆成冰剉冰店之名義負責人，亦有實際經營之情事。是以，被告前開所辯，難認可取。 ⒋原告主張其為系爭商標之商標權人，於107年6月間雖授權被告無償使用系爭商標經營金華店，然因被告未經其同意或授權，逸脫授權使用系爭商標之範圍，且有意使消費者誤認金華店為創始店，對原告造成聲譽及經營上損害，又消費者對上開兩店產生混淆誤認之情形，故已於110年7月1日發函向被告為終止授權之意思表示，被告自不得使用系爭商標於第43類服務，又被告雖有取得被告商標，然其所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖宣傳、與外送平台合作販售商品之行為已跨類使用於第43類服務，應構成商標法第68條第1款規定侵害商標權行為等情，為被告所否認，並以前詞置辯。經查： ⑴本件被告係持原告於107年6月7日簽立系爭商標之並存註冊同意書向智慧局申請註冊同一商標圖樣於附表一編號2、3所示之第29類、第30類商品，而經智慧局核准註冊為被告商標，被告現仍為被告商標之商標權人等情，為兩造所不爭執，有智慧局中台異字第G01080218號、第G0108219號異議審定書、智慧局111年9月29日智商40047字第00000000000號函等件在卷可參（見民暫卷第189頁至第192頁、本院卷第99頁），自堪信實。又觀諸被告商標就「八寶彬圓仔惠」文字及圖與系爭商標實屬同一，被告既經原告同意並存註冊而取得指定使用類別為第29類、第30類商品之被告商標，則依商標法第35條第1、2項規定，已取得使用被告商標於上開商品範圍之商標權權益。 ⑵按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5條定有明文。商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，又我國商標法係採註冊主義，商標權人就已註冊之商標應真實使用，且使用須符合一般商業交易習慣，方能繼續維護其商標權利，此即商標之維權使用。觀諸被告所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖之內容（見本院卷第337頁至第357頁），其於臉書網路平台、招牌、Google地圖、Food Panda及Uber Eats外送平台使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖於其所經營銷售八寶冰等冰品之金華店上，並於網路上結合冰品照片、或於店面結合八寶冰、土豆仁湯、八寶湯等商品文字，可徵被告前揭所為均屬銷售其金華店內八寶冰等冰品、甜品商品之宣傳行為，又「八寶彬圓仔惠」文字亦含「八寶冰」、「圓仔」（臺語：湯圓）之意思存在，是相關消費者見被告於前揭網路、店面招牌、外送平台上使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖之方式，應已認識到被告使用上開商標作為表彰其所銷售之八寶冰等商品。綜前，被告係為行銷之目的，將被告商標所呈「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖使用於所指定第29類、第30類之花生湯、花生仁湯、八寶冰等商品上，並足以使相關消費者認識其為表彰上開商品之商標，是被告如附表二所示使用被告商標之行為合於商標法第5條第1項規定商標使用行為，核屬適法。 ⑶原告雖主張：被告所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖宣傳與外送平台合作販售商品之行為，已跨類使用於系爭商標所指定之第43類服務，應構成商標法第68條第1款規定侵害商標權行為等情。然查，被告為被告商標之商標權人，而被告商標指定使用於第29類「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」、第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品，被告所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖等情，既屬表彰其所銷售八寶冰等商品之商標使用行為，其主觀上自無侵害原告商標權之故意或過失，又原告就此部分主張復無提出相關證據以實其說，是原告主張被告使用相同於系爭商標之被告商標於同一之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害系爭商標之商標權，而違反商標法第68條第1款規定，即非可採。另被告係以其身為經核准註冊之被告商標之商標權人所為如附表二所示使用商標行為，故兩造間是否就系爭商標存有不定期授權法律關係、該授權法律關係是否經原告合法終止等情於本案均無論述之必要。 五、綜上所述，被告係本於其為被告商標之商標權人，且為行銷之目的，將被告商標所呈「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖使用於所指定第29類、第30類之花生湯、花生仁湯、八寶冰等商品上，並足以使相關消費者認識其為表彰上開商品之商標，而未構成商標法第68條第1款規定侵害原告商標權行為。準此，原告依商標法第69條第1項規定，請求被告防止侵害，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之請求即失所依附，應併予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條。
其他資訊
中 華 民 國 113 年 2 月 27 日 智慧財產第三庭 法 官 潘曉玫 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 113 年 2 月 27 日 書記官 書記官 李建毅 附表一： 編號1：(系爭商標)註冊號：00135127商標名稱：八寶彬圓仔惠及圖申請日：89年2月2日註冊日：89年12月16日註冊公告日：90年1月16日專用期限：119年12月15日指定使用類別：第42類「餐飲店、冷飲店、小吃店。」編號2：(被告商標)註冊號：01964799商標名稱：八寶彬圓仔惠及圖申請日：107年6月6日註冊日：108年1月16日註冊公告日：108年1月16日專用期限：118年1月15日指定使用類別：第29類「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」編號3：(被告商標)註冊號：01964941商標名稱：八寶彬圓仔惠及圖申請日：107年6月5日註冊日：108年1月16日註冊公告日：108年1月16日專用期限：118年1月15日指定使用類別：第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」 附表二： 編號侵權物或網路平台媒介物等使用態樣商標圖樣卷證出處1臉書網路平台本院卷第337頁八寶彬圓仔惠2本院卷第351頁八寶彬圓仔惠3本院卷第353頁、第355頁八寶彬圓仔惠4招牌本院卷第357頁5Google地圖八寶彬圓仔惠本院卷第341頁6Food Panda外送平台本院卷第347頁7Uber Eats外送平台本院卷第349頁
臺灣臺南地方法院 109 年度智字第 6 號民事判決
- 原始資料來源：司法院法令判解系統
- 裁判日期：110 年 05 月 25 日
案由
臺灣臺南地方法院民事判決 109年度智字第6號 原 告 張秀美 訴訟代理人 陳豐裕律師 呂育家 呂采陵 被 告 黃筠堤 訴訟代理人 王冠霖律師 上列當事人間請求撤銷商標並存註冊同意書事件，經本院於民國110年5月4日言詞辯論終結，判決如下：
主文
原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。
理由
壹、程序方面： 一、查本件為商標爭議事件，依法應屬智慧財產法院管轄之民事訴訟，惟兩造均陳明同意以本院為第一審管轄法院（本院卷第43、67-68頁），而智慧財產案件審理相關法規並未排除民事訴訟法第24條之適用，經核此一管轄合意與智慧財產案件審理法之相關規定並無違背，本院就本件有管轄權，合先敘明。 二、原告起訴時，原聲明請求判准原告撤銷註冊第0000000號商標申請案之「商標並存註冊同意書」（補字卷第13頁），訴訟中變更聲明為請求確認臺灣智慧財產局（下稱智慧財產局 ）申請第30類註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）申請案之「商標並存註冊同意書」（下稱系爭並存同意書）無效（本院卷第35、67頁），經核原告此一變更，仍係基於系爭 並存同意書之意思表示有瑕疵之相同基礎事實，與民事訴訟法第255條第1項第2款規定尚無不符，應予准許。 三、再按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文 。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不 明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在， 且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言。原告主 張系爭並存同意書無效，惟為被告所否認，查系爭並存同意 書係由原告出具，並由被告持向智慧財產局提出行使，據以申請系爭商標，可見原告請求確認系爭並存同意書無效是否 有理由，其法律上之地位有不安之狀態存在，衡諸該不安之狀態確能以確認判決除去，揆諸前揭規定，原告提起本件確認之訴，即有受確認判決之法律上利益。 貳、實體方面： 一、原告主張： ㈠原告為中華民國註冊第135127號第42類「八寶彬圓仔惠」商標權之所有人（註冊日期民國89年12月16日，下稱135127號商標）。被告隱瞞其於107年6月5日已向智慧財產局另案申請註冊同為使用「八寶彬圓仔惠」文字之系爭商標之事實，於107年6月8日向原告表示，其擬在原告先前擔任負責人之「八寶彬圓仔惠冰店」金華路店址另設立撒豆成冰剉冰店商號（107年7月12日設立登記），需辦理註銷舊的八寶彬圓仔惠冰店營業登記，及請求原告同意其可在該金華路店址使用圓仔惠之商標，並提出空白未標示商標申請案號之系爭並存同意書讓原告蓋印。因兩造為親戚關係，原告不疑有他，以為該同意書僅係代表同意讓被告在金華路店址可以使用圓仔惠商標之意思，遂依其指示在系爭並存同意書上用印。詎料被告於取得原告之用印後，隨即在同意書上填入早已取得之申請案號第0000000000號，持向智慧財產局取得登記為系爭商標之所有人。 ㈡原告於108年1月6日前即曾向被告配偶周育澤提起有意將「 圓仔惠」三個字單獨申請商標之想法，卻遭被告以「圓仔惠 」與「八寶彬圓仔惠」已近似，不需要再申請為由搪塞，經 原告多方催促，被告始於108年1月27日將商標申請書放在原告住宅桌上，並以LINE告訴原告女兒呂采陵如何填寫，然呂采陵回家後，看到該份資料中夾帶有記載商標號碼第196494 1、0000000號且經被告蓋印之商標並存註冊同意書，上網 搜尋後，始知悉被告已另以「八寶彬圓仔惠」申請註冊系爭 商標（第30類冰品）及第0000000號（第29類花生仁湯）之 商標。 ㈢原告當時出具同意書之目的，僅係同意被告可以在金華路店址使用圓仔惠之商標，並非同意被告可以向智慧財產局申請系爭商標，未料被告竟隱瞞原告此一申請新商標之事實，使原告誤在同意書上蓋印，再持以另外申請系爭商標，原告乃於108年1月29日請配偶呂東南向被告打電話表示不同意被告申請商標，要撤銷系爭並存同意書之意思表示，並另申請影印系爭商標相關案卷，於108年2月23日下午取得相關資料時 ，始知悉有系爭並存同意書存在。原告另於108年4月22日下 午向本院遞狀聲請調解，由該遞送民事調解聲請狀之行為可知，原告亦有撤銷系爭並存同意書所為意思表示之意思。系爭並存同意書既已經原告依民法第88條規定於出具同意書後一年內為撤銷（起訴狀原記載依民法第89條撤銷，補字卷第19頁，訴訟中更正主張為依第88條撤銷，本院卷第68頁），即屬無效，為此提起本件訴訟。 ㈣並聲明：確認智慧財產局申請第30類註冊第0000000號商標申請案之系爭並存同意書無效。 二、被告則以： ㈠原告係於107年6月8日簽立系爭並存同意書，依法至遲應於108年6月7日前向被告為撤銷之意思表示，原告迄至109年5月20日始提出本件訴訟，顯已逾民法第90條之1年除斥期間規定而不得主張撤銷。 ㈡原告雖主張呂東南曾於108年1月29日打電話向被告表示要撤銷系爭並存同意書之意思，但原告亦陳明其係於108年2月23日15時24分取得系爭商標申請資料後，始知悉有系爭並存同意書存在，則呂東南如何能於108年1月29日就向被告表示要撤銷系爭並存同意書？其所陳顯不合常理。 ㈢又依原告108年4月22日提出之調解聲請狀，其第一項內容係要求被告要移轉商標權給原告，並非撤銷系爭並存同意書，既係移轉，當以商標權有效存在為前提，原告顯無撤銷之意 ，且斯時引用法條為民法第89條，與本件依同法第88條為主 張不同，更顯見本件撤銷事由及法條依據均應以原告民事陳報狀繕本送達始生撤銷效力。是本件確已逾除斥期間而不得主張撤銷。 ㈣八寶彬圓仔惠原係約於85、86年間，由被告母親呂宸慧在國華街店址所創立，經營約4、5年後，將國華街店給原告經營 營，嗣於90年11月間由呂宸慧另在金華路店址創立金華店並 經營迄今，金華店之負責人名義上雖為原告，但原告並未參 與該店之實際經營，呂宸慧亦未將經營權轉給原告。至於八 寶彬圓仔惠之商標，則係呂宸慧於89年間所申請註冊，係因呂宸慧嗣後有財務信用之瑕疵，始將八寶彬圓仔惠的商標借名登記予原告。 ㈤依民法第88條第1項但書規定，得以錯誤為由撤銷意思表示者，應以其錯誤或不知事情非由表意人自己過失為限，原告 主張撤銷，自應就自己無過失之事由負舉證責任。被告於107年6月8日偕同配偶周育澤、母親呂宸慧前往原告住處時，係由周育澤向原告說明系爭並存同意書，交原告閱覽後，由原告親自蓋章同意，且系爭並存同意書上有載明「並存註冊」四個字，已清楚表達係有兩個不同類別的商標，被告並無故意隱瞞之情。又依原告於書狀中載述「原告認為被告已與舅舅談過，舅舅也同意並告知原告蓋同意書，故原告在不疑被告提供內容下就蓋同意書」等語，及呂東南之證詞，可知原告已自認其係因信其配偶呂東南之言語而未詳察系爭並存同意書即用印於上，縱認其意思表示內容有錯誤或不知事情，然此情形係屬可歸責於原告，依上開法文規定，原告亦 不得主張撤銷。 ㈥並聲明：原告之訴駁回。 三、兩造不爭執事項為： ㈠原告為被告之舅媽，訴外人呂宸慧（原名為呂雅惠）為被告 之母親。 ㈡135127號商標最初係由呂宸慧於89年間所申請登記，嗣於91 年4月1日移轉登記予原告。原告現為135127號商標之登記名 義人。 ㈢被告於107年6月5日向智慧財產局提出中華民國第00000000 號第30類「八寶彬圓仔惠」商標申請案，並經（107)智商00 410字第10791182450號函核准審定在案，現為中華民國註冊 第0000000號第30類「八寶彬圓仔惠」商標權之登記名義人 。 ㈣原告有於107年6月8日製作之系爭並存同意書上親自用印。 ㈤原告於108年4月22日下午向本院遞送民事調解聲請狀，並經 本院收文。 四、按意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限，民法第88條定有明文。復按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段亦有規定；又主張法律關係存在之當事人，僅須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責任；而民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。 五、原告主張被告僅告知被告要在金華店設立商號使用商標，要求原告同意被告可以使用商標，詎被告竟隱瞞其已另外申請系爭商標之事實，使原告不察而於系爭並存同意書上用印，原告並無同意被告可以向智慧財產局申請系爭商標之意思， 原告得依民法第88條之規定，行使撤銷權等語，惟為被告所否認，並以前詞置辯，依上開規定，自應由原告就其主張之 事實負舉證之責。經查： ㈠原告以被告於108年1月29日LINE對話記錄稱：「舅媽，很抱歉當初因為申請行號跟商標的事情可能我們沒有解釋得很清楚，才會造成現在的誤會，剛剛有跟舅舅說，我們辦的兩個類別跟舅媽原本的商標是沒有衝突的，都是並存的，如果舅媽不放心，過年後，我們可以找個時間把三件商標都改成我跟呂采陵、呂育家，或是我跟舅媽共同擁有，這樣應該可以消除大家心中的疑慮吧？」（補字卷第33頁）等語，及於108年2月23日LINE對話紀錄稱：「我希望你們看這個檔案的時候是不帶任何情緒的，冷靜看完我們再來討論」（補字卷第35頁）等語，主張被告刻意隱瞞申請系爭商標乙事，然在上開對話紀錄中，被告僅論及可能兩造間有誤會，以及如何破 除誤會，並無法證明被告有刻意隱瞞申請系爭商標之事實。再由被告於108年2月23日以LINE所傳送之附件檔案第二段內容觀之，被告係說明：「但當時去跟你們說明的時候，似乎你們沒有完全了解內容，就在『商標並存同意書』上蓋了章 。其實，我們一直不知道你們不清楚我們有辦商標，所以這 次你們要辦『圓仔惠』的商標時，我也沒多想就在同意書上 蓋了章拿給你們。今天如果我真的別有心機，我大可以不要 把同意書拿給你們，就讓你們在申請書上簽名，我再請阿澤拿去辦就好。」等語（補字卷第36頁），經核亦僅係被告在說明其曾向原告解釋為何要在拿系爭並存同意書給原告蓋章，並無法自前開文字或其他部分之文字，認定被告自承其欺瞞原告。因此，原告以前開LINE的對話紀錄及附件內容，主張被告隱瞞已申請系爭商標，使原告不察而於系爭並存同意書上蓋印部分，尚難憑採。 ㈡證人呂宸慧於本院證稱：伊原名呂雅惠，之前因為信用瑕疵緣故，名下不能登記財產，本來想將「八寶彬圓仔惠」的商標借名登記給哥哥呂東南，但呂東南說他沒有在管這一塊，所以後來才會未收取對價、以借名登記之方式把「八寶彬圓仔惠」的商標權移轉登記給原告；伊於107年6月8日與被告 、周育澤一同前往原告家，當天還有原告、呂東南、呂采陵 、伊父親及一名外勞，周育澤與原告在客廳講同意註冊商標 及並存註冊同意書相關事宜，周育澤還有拿一本書給原告看 ，講的內容伊沒聽到，伊只聽到呂東南跟原告說「啊！你就 幫他簽一簽」（台語），伊只有看到要簽的資料，伊繼續跟呂東南講話，但有看到原告蓋印章，及周育澤在拍身分證； 後來放假時伊去載母親出去逛逛，在路上遇到原告，原告說等他辦好圓仔惠的商標後，伊再辦理，但沒有說要撤銷系爭同意書，原告只說要把被告申請的這兩類商標先給他，等他辦好之後，他再還給伊等語（本院卷第265頁）；證人即被告配偶周育澤於本院證稱：伊自102年9月進入中友國際專利商標事務所工作，目前仍在該事務所擔任主任，106或107年1月初，伊與被告、呂宸慧一起去原告家中，在去之前，有打電話先跟原告知會商標並存同意書的事，電話中有講到要原告同意，要原告蓋章，但沒有講到是要蓋「商標並存註冊 同意書」這個專有名詞；「圓仔惠」一共有三家，兩家是原 告經營，一家是呂宸慧經營，早期三家店在國稅局那邊都是登記原告的名字，後來因為臺南市政府發公文請金華店去設定行號登記，原告曾向呂宸慧提到她不願意再當金華店的負責人，呂宸慧亦因個人因素不便當負責人，所以請被告當負 責人，金華店要獨立出來，就是不同的法人，但八寶彬圓仔惠的商標是登記在原告名下，早期呂宸慧於89年申請商標，後來因財務上的因素，才借名登記給原告；當時伊有拿出一本經濟部頒布的商品及服務分類暨相互檢索參考資料向原告說明，這三家店的營業項目可以另外申請第29、30類的商標 ，基於共同保護商標，把權利做得更完善，才請原告同意被告申請第29、30類的商標，並拿系爭並存同意書給原告看，原告看了一下後，就在系爭並存同意書上蓋章，原告也有拿身分證給伊拍正反面，之後大家就閒話家常；系爭並存同意書上的商標編號是伊寫的，身分證字號、地址則是原告蓋完章後，表示他人頭暈不舒服，請被告幫忙寫的，伊並親自將系爭並存同意書送到智慧財產局，印象中是先送申請書，之後才補正系爭並存同意書；原告沒有跟伊反應她沒有同意簽立系爭並存同意書，要為撤銷的意思表示等語（本院卷第257-264頁）。本院審酌上開二證人之證言，可認被告在前往原告家前，曾由周育澤在電話中大概解釋為何需要原告同意，前往原告家後，周育澤有提出商品服務分類暨相互檢索參考資料向原告解釋為何要簽系爭並存同意書，原告看一下系爭並存同意書後，就在同意書上蓋印章，原告並提出身分證供周育澤拍攝證件正反面，既然周育澤已提出參考資料向原告解釋為何要簽立系爭並存同意書，且原告已在系爭並存同意書上蓋印，自應認原告有相當之時間、參考資料得以判 斷、決定是否簽立系爭並存同意書，則原告主張其以為該同意書僅係代表同意讓被告在金華路店址可以使用圓仔惠商標之意思，其得依民法第88條之規定，撤銷其所為系爭並存同意書之意思表示云云，於法不合，要難採憑。 ㈢再按倘該錯誤之意思表示係因表意人本身之過失所致，基於風險自負及交易安全考量則不得撤銷，惟民法第88條過失之標準及程度，因該條在救濟因表意人主觀上之認知與事實不符，因而造成意思表示錯誤之情形而設，係對己義務違反之一環，過失之有無，自應以其主觀上是否已盡其與處理自己事務同一之注意為判斷標準(即具體輕過失)，即前開規定之過失標準，應以表意人主觀上是否違反處理自己事務同一注意之具體輕過失為斷(最高法院99年度台上字第678號民事判決意旨參照)。查系爭並存同意書上之印文乃原告所親自用印（不爭執事項㈤），而原告係高職畢業，為識字之人，亦經呂東南證述在卷（本院卷第91頁），觀諸系爭並存同意書之標題上，即有載明「商標並存註冊同意書」之文字，內容亦記載：「茲同意申請第○號『八寶彬圓仔惠及圖』商標，與本人/本公司註冊/申請第0000000號『八寶彬圓仔惠及圖』商標並存註冊。本人/本公司明瞭經同意並存註冊後，未來本人/本公司申請註冊之商標如與前述申請第○號商標相同或近似，且指定使用於相同或類似商品/服務時，需徵得該商標所有人同意，始可獲准註冊。」等語（補字卷第42頁），經核系爭並存同意書所使用之文字並非艱澀，依原告之學歷、智識程度，衡情自難諉為因受被告隱瞞事實，未仔細閱覽系爭並存同意書，而於系爭並存同意書上蓋章。且當時原告實非完全無餘裕可詳閱系爭並存同意書之內容，僅需稍加一般人之注意，即可明瞭系爭並存同意書之文意，原告若不同意商標並存或對系爭並存同意書存有疑問，均可當場反應。因此，原告未詳閱系爭並存同意書，即於其上蓋章， 顯然欠缺一般人之注意，出於輕率、漫不經心而有重大過失 ，更遑論已否盡善良管理人之注意義務。原告以其受被告隱 瞞申請系爭商標為由，主張其得依民法第88條規定，撤銷錯誤之意思表示云云，於法即有未合。 六、綜上所述，原告不得主張撤銷錯誤之意思表示，其主張系爭並存同意書業因撤銷而無效，並據以請求確認系爭並存同意書無效，為無理由，應予駁回。又原告既無撤銷權存在，則關於原告撤銷權之行使是否已罹於除斥期間乙節，即無審究之必要，併予敘明。 七、本件為判決基礎之事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及攻擊 防禦方法，經本院審酌後，認與判決結果無影響，爰不予一一論述，併此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
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中 華 民 國 110 年 5 月 25 日 正本 民事第五庭 法 官 張家瑛 以上正上訴照原本作成。 如不服本判決，應於判決送達後2裁判內向本院提出上訴狀。如委 任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 110 年 5 月 25 日 書記官 書記官 陳雅婷
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